主講人：潘榮恩 Ron
現任：聯誠國際智慧財產權事務所專利副理、信和法律專利事務所專利工程師、2 0 0 4 年B S K B 美國專利實務暑期訓練班合格、傑薪科技網路通訊工程師

影響專利範圍的解釋

聯誠國際智慧財產權事務所秉持「專業、前瞻、分享」的理念，持續為客戶提供智慧財產權最新趨勢與專業資訊。因此，我們不定期舉辦研討會，分享智慧財產權實務經驗，協助客戶強化智慧財產權保護。2025年8月29日（五）14:30-16:30假本所教育訓練室，舉辦「專利用語停看聽(一) 用判決來看專利用語如何影響專利範圍的解釋」，由本所潘榮恩 Ron專利副理主講。茲將本次研討會重點摘要如下:

簡介：

   專利說明書中的專利用詞不僅影響審查結果，更在日後的專利侵權訴訟或無效爭議中，扮演著關鍵角色。專利文字的選擇、術語的定義以及說明書與請求項的表述方式，往往決定了專利範圍的界定與法律效果。

    本場研討會將深入探討在撰寫與解釋專利時，用詞精確性的重要性，並透過實務案例剖析法院與智慧財產局如何詮釋專利文件中的關鍵字詞。同時將說明常見用語爭議、避免模糊用詞的方法，以及如何在技術說明與法律要求間取得平衡，協助專利從業人員在專利撰寫與管理上更加精準與專業。

重點摘要

• 專利範圍解釋的核心原則

專利範圍的解釋在專利訴訟中極為關鍵。依據美國商標專局發布之專利審查手冊第2173節（Manual of Patent Examining Procedure 2173, MPEP 2173），解釋專利範圍普遍採取「最廣而合理解釋」（BRI）原則，除非說明書另有明確意圖，否則用語應依一般技術人員的理解進行。著名案例 Phillips v. AWH Corp.（2005）指出，法院應站在本領域一般技術人員的視角，結合說明書與審查歷史來解釋請求項，不應過度限縮或擴張專利範圍。

• 申請人承認的先前技術（AAPA）

AAPA（Applicant Admitted Prior Art）指專利申請人於說明書中承認的背景技術。於 Qualcomm v. Apple（2022），法院認定AAPA雖非法條定義的先前技術，但在多方複審程序（Inter Partes Review, IPR）中，仍可作為顯而易知判斷的輔助證據，用以補足或佐證動機。因此，說明書對背景技術的描述須謹慎，避免將關鍵特徵誤列為先前技術，造成專利無效風險。

• 審查歷史禁反言（Prosecution History Estoppel）

禁反言原則要求法院在解釋專利範圍時，必須尊重申請人在審查過程中的限縮或放棄。Festo v. Shoketsu（2002）確立了禁反言的效力，修正不限於克服先前技術，也包含符合其他專利法要求的限縮。另在 Ottah v. Fiat（2018），申請人過度強調專利優點與特定應用，反而限縮了專利範圍，使被告成功規避侵權。此顯示專利文件中過度強調發明效果，可能造成不利後果。

• 法院對特定用語的解釋
  1. 詞彙編撰者(Lexicographer)與放棄(Disavowal)：Thorner v. Sony（2012）指出，只有在說明書明確定義或清楚放棄特定範圍時，法院才會改變用語的通常意義。
  2. 「本發明(the present invention)」的影響：在 AstraZeneca v. Hanmi（2013），因說明書多次以「the present invention」限縮範圍，法院僅承認六種鹽類成分。顯示「本發明」若搭配具體強調，可能限縮專利範圍。
  3. 「非常重要(very important)」的權重：Inpro II Licensing v. T-Mobile（2006）因說明書強調「direct bus interface」為「非常重要特徵」，法院據此限縮解釋，最終不成立侵權。
  4. 「wherein」子句：在 Allergan v. Sandoz（2019），法院認為「wherein」子句若涉及專利性關鍵特徵，即具有限制效果，而非僅描述預期結果。

結語

本次研討會運用法院案例討論會影響「解釋專利範圍」的「專利用語」，雖僅窺探一二，但其中涉及用語如means（功能性用語）, it’s well known, present invention, very important, preferred, novel等，加上專利說明書中實施例的描述、申請人自己承認的先前技術（AAPA）、專利審查答辯歷史形成的禁反言（Estoppel），以及詞彙編撰者（Lexicographer）等議題，已經顯示專利從業人員在與發明人合作完成專利內容時，除了準確描述發明內容外，在說明書撰寫與申請專利範圍的規劃上，可以提供更專業的建議，特別可在專利用語上付出更多的考量，希望本次討論可以協助產業達到改善專利品質的目的。