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IPR啟始與終判的權力討論

IPR 啟始與終判的權力討論
- Ethicon Endo-Surgery, Inv. V. Covidien LP

潘榮恩 主任

此次爭議源自Covidien對Ethicon-Endo Surgery公司的專利US8,317,070提起IPR(IPR2013-00209),Covidien主張共有36個無效理由,PTAB啟始程序(decision granting institution),認為請願人部分無效理由成立,初步認定根據部分成立的無效理由,專利無效,如下截圖,左方為請願人的無效理由,右方為PTAB的啟始決定(非最終決定)。

IPR(IPR2013-00209)資訊:

1.2013/3/25 Covidien提起IPR請願 Petition for IPR

2.2013/6/21專利權人Ethicon初步回應 Preliminary Response

3.2013/8/26 起始決定 Decision Granting Institution

4.之後歷經專利權人答辯、motion、言詞辯論後,於2014/6/9作出終判(專利無效,理由與啟始決定差異不大),專利權人於同年8/5提起上訴。

上訴理由是,作出起始決定的PTAB委員(board member)與作出最終決定的PTAB委員是一樣的!並同時主張專利有效。
這裡涉及PTAB在IPR程序的規定,是否作出起始決定(Institution Decision)與作出最終決定(Final Decision)的委員為不同的委員會成員?

 

Ethicon Endo-Surgery, Inv. V. Covidien LP Fed. Cir. 2016

CAFC案件資訊:

專利權人/上訴人:ETHICON ENDO-SURGERY, INC.

IPR請願人/被上訴人:COVIDIEN LP

系爭專利:US8,317,070


系爭專利是一種外科手術的「人體釘書針」,就是在手術後縫合傷口的裝置,特別是可以形成長短不同的縫合針,也是非平行的針腳。

先前技術如WO 2003/094747與US 4,941,623,其中'623案圖如下:

「是否作出起始決定與最終決定的委員會成員為不同?」CAFC判決認為法律並未禁止這兩個決定是由相同委員會成員做出的。


過程中,涉及法條35 U.S.C. 314(d)的爭議:
35 U.S.C. 314討論可參考:
http://enpan.blogspot.tw/2013/01/iprinter-partes-reexamination35usc314.html

其中35 U.S.C. 314(d):NO APPEAL.--The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.

雖是啟始決定應為最終以及不可上訴,但是CAFC認為這段內容並未禁止法院不能考量上訴人提出的問題,也就是:啟始決定與IPR終判是否可為同一委員會成員決定?雖然可以解釋為並非直接質疑PTAB終審決定,而是一種程序問題,但從另一角度來看,這也就是等於直接挑戰PTAB的終審的決議。

其實可以知道專利權人提出這個議題的背後原因,因為本案在判斷「先前技術是否有結合的動機而達成系爭專利發明」時,Covidien提出專家證詞,而這個「十分需要主觀」的動機論如果有不同的人(委員會)來做最後決定,可能較為客觀,因為一旦啟始程序,顯然是委員會認為「先前技術有結合動機」,這個疑似主觀判斷如果再由同一群人決定,也不會有意外吧!

PTO立場:


請願人的意見:


法院在此議題的意見:

結論:

發明因為基於先前技術的組合為顯而易知,專利無效;法規並未禁止由同一委員會成員作出啟始與終判。
事實上,也不是每個法官都這樣想,比如常常有獨特見解的Judge Newman就認為35 U.S.C. 314已經規範啟始決定與最終決定是分開的程序,認為前一個決定由「Director」作出啟始決定,後一個決定是由整個委員會「the Board」作出終判。

在有限時間內就要判決的IPR程序必然給PTAB很大的負擔與壓力,因此,在規則上就顯得十分限制,比如提出IPR程序不會接受專利權人在preliminary response提出的實質證據,包括專家證詞,不過,這些"偏向"可能導致整個美國專利制度的不穩定。

或許,就如Judge Newman以及IPwatchdog作者的認知,這些目前作法雖合法但都有疑慮,甚至會因為IPR啟始後就成立的比率過高而讓專利制度出現信任度的問題,因此:或許有必要如本次議題,啟始程序與最終決定由不同委員會做決定;或是在特定議題上應由不同人做決定,例如涉及主觀判斷的議題,如本次「先前技術的組合動機」。

CAFC判決:

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/14-1771.Opinion.1-8-2016.1.PDF

 
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