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東協國家之專利申請策略

前言:

東協國家是近期崛起的新興貿易區域,對於全球專利布局而言是屬於不可忽略的重要地區,以下簡要介紹該組織之相關情形,未來亦將蒐集分析東協國家之相關案例或法院判例,提供參考。

 

ASEAN(東南亞國家協會、東協,Association of Southeast Asian Nations)組織:

 

該組織成立時有5個創始成員國,分別是印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國,截至2014年,該組織一共有10個成員國,1個候選成員國和1個觀察員國。

目前主要成員國包括:汶萊、柬埔寨、印度尼西亞、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南。

(影像來源:wikipedia

當東南亞各國的市場或是人力資源愈來愈受重視,甚至某些部分現在或未來將取代中國的地位,相關技術移轉與專利佈局相對有其意義,雖然該地區之專利制度可能不如歐美國家一般健全,也並非所有國家都達到一定水準,但是如果可以盡早佈局仍然是相對有利。

 

 

東協(ASEAN)專利審查合作方案

東協智慧財產局網站(http://www.aseanip.org/):

啟動東協專利佈局,除必須了解東協各國原本自己國家之專利體系外,更重要的是東協一體適用的制度,亦即東協(ASEAN)專利審查合作方案ASEAN Patent Examination Co-operation (ASPEC),惟此方案尚不適用緬甸。

 

東協專利審查合作方案(ASPEC)開始於20096月,目的是分享各國專利檢索與審查結果,讓專利審查更有效率,讓申請人可以快速取得專利。


東協專利審查合作方案係以英文為主要審查語言。

利用此方案並不會額外收費。但進入各國國內之專利審查仍需繳交規費惟於其中一國審查後,其他各國利用分享的方式其他國家就不另收費。

ASPEC提出申請案之資格:

(1)優先權案為東協成員國(AMS)之一,之後東協第二國申請案主張第一國之優先權。

(2)優先權案為巴黎公約成員國之一,之後提出東協第一、第二國申請案,主張最早申請案之優先權。

(3)東協第一、第二國申請案均為PCT進入國家階段的申請案;或是有一最早申請案在東協以外國家,之後進入PCT,再由PCT進入東協國家階段

對應範例:

(1)第一申請國為馬來西亞,之後提出新加坡申請案,馬來西亞專利局檢索與審查結果可以分享給新加坡專利局。

(2)最早申請案向澳洲提出,之後向東協的新加坡與菲律賓提出申請案,菲律賓為東協第一申請國,可以將檢索與審查結果分享給新加坡。

(3)經由PCT進入東協國家階段的申請案,彼此之間可以分享檢索與審查報告,以下案例顯示菲律賓與新加坡申請案均共同來自PCT,菲律賓的專利檢索與審查報告可以分享給新加坡。

英文檢索與審查文件的需求:

ASPEC申請書表:


ASPEC提出申請時,應一併提出第一國申請國(不限於東協國家)之審查結果與東協第一申請國或第二國(第一國申請國為東協國家)之申請案分享,包括提出各請求項範圍之比對結果:


ASPEC2015825日起,可接收線上請求。


根據統計,當已經取得某一東協成員國的審查結果後,接著請求ASPEC的國家申請案時平均5.9個月發出第一次審查意見。這類專利申請案通常是獲核准之專利案,目前統計雖僅25件,但是核准率100%

東協申請策略:

1.     僅有單一國家申請專利之需求時直接進入東協各該國,必要時可申請第二國各該國家之間可主張優先權

2.     PCT申請案時可透過PCT申請途徑進入東協各國

3.     有其他巴黎公約或WTO會員申請案時得以主張最早申請國之優先權進入東協各國

 

 

台灣申請人進入東協國家時,得參考以上策略,提供建議方案如下:

 

第一申請國為台灣

à 最早優先權日起12個月內進入東協,可以「新加坡(或可考慮泰國、菲律賓等)」為東協第一申請國(得以英文送件,或以中文本先行申請取得申請日後,於規定時間內提出譯本)

à 若尚有其他東協國家的申請需求時,尚可於台灣案申請日後12個月內申請東協第二申請國主張台灣案之優先權此時,亦可主張ASPEC審查合作方案也就是當東協第一申請國已獲准專利時,其餘東協國家(除緬甸外)亦可一併獲准(統計顯示核准率100%

 

至於前述方案中,為何以「新加坡」作為進入東協的第一申請國其優勢說明如下:

1.     得以英文送件提出申請案

2.     市場規模與其制度完整性之考量

3.     經統計(如下表)多數利用ASPEC措施進入東協提出專利申請之申請人係先向新加坡提出東協第一申請案

 

  

 

另一策略性考量在於,新加坡國內具有以下幾種申請策略:

1.     全本地方案

申請人可以請求先檢索而後審查之程序(search-then-examination),或是組合檢索與審查之程序(search-and-examination)。申請人得於申請日或優先權日後13個月內提出檢索請求,之後會於21個月內收到審查報告。

2.     全國外方案
申請人提供對應本地申請案的國際申請案檢索與審查報告,如此申請人得以不用在新加坡額外請求檢索與審查程序。此時申請人應於申請日或優先權日後21個月內提出國際申請案的檢索與審查報告

3.     組合式方案
申請人根據對應本地申請案的國際申請案檢索報告提出審查請求。申請人應於申請日或優先權日後21個月內根據國際申請案檢索報告提出審查要求,並於申請日或優先權日後42個月內提供國際申請案檢索與審查結果報告。

 

觀諸前述各方案中以「全國外方案」較適合台灣申請人,得以提供台灣檢索與審查報告,加速在新加坡獲准專利。

 

東協各國專利資訊:

 

資訊參考:

IPOS.gov.sg

https://zh.wikipedia.org/wiki/东盟成员国列表

 

 

 

 

 

 
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