解決已知問題的技術可能為顯而易知 --不具進步性-- NL-ZTE v. Vringo 歐洲案例討論 , 申請專利.專利研討會.專利申請-聯誠國際專利商標聯合事務所
解決已知問題的技術可能為顯而易知 --不具進步性-- NL-ZTE v. Vringo 歐洲案例討論

  

  本議題涉及一種「問題發明(problem invention」,也就是為解決特定技術問題所完成的發明。一般來說所有發明/專利都是為了解決至少一個技術問題,然而,如果相關問題的解決方式為已知,或者對於相關技術人員而言為「顯而易知(obvious)」,在此案例看來解決問題的手段也不多(證據顯示僅有兩種),將使得解決問題的手段也為顯而易知,對應的專利/發明也變得顯而易知,不具進步性。

  
本文所要探討的歐洲訴願案:T 971/921994年),即為涉及相關進步性考量的議題其中Technical Board of Appeal認定「為相關技術人員的普通動作而不具進步性」的技術例如:缺點改進、參數優化、能源或時間節省等,為不具進步性的技術(此部分很重要,可供欲提出歐洲專利申請案之專利申請人參考)。


  
雙方當事人之一為Vringo Infrastructure Inc.( 以下簡稱Vringo)該公司看起來是一個專利授權公司(NPE),握有不少買來的專利,包括本案對中興通訊(以下簡稱ZTE)荷蘭分公司主張侵權的專利是從Nokia買來的。


海牙地院編號: C/09/481474 / HA ZA 15-100 
侵權原告:Vringo Infrastructure Inc.
侵權被告:ZTE Netherlands B.V.

緣起:
  
根據系爭專利EP 1186119案相關資訊得知,Vringo2012年自Nokia取得EP 1186119案的專利權,當時交易的數量高達500件,Vringo花費大筆錢取得專利權,自然是要從其中獲取利益,除當年在另一個向海關提出之程序中已經成功地阻擋了ZTE產品進口荷蘭外,接著Vringo2014年更進一步對部分已經禁止進口的ZTE產品提出扣押(attach)以及侵權告訴。
  
不過,這個似乎是「順水推舟」的告訴仍遭遇了阻礙,雖然系爭專利曾經遭遇異議、權利無效等程序,甚至是訴訟都能存留下來,但是這回ZTE提出的專利無效理由讓法官再行酌量專利無效的問題。

系爭專利:EP 1186119
  
這是一種利用兩個天線以分散多樣方式傳送序列中符碼(symbol)的傳送技術,能根據資料幀(frame)的開始碼得到的資訊定義傳輸型態(pattern),以及定義出天線傳送模式。(見下圖)


Claims 1. A method (300,400,500) for transmitting a certain sequence of symbols, where -a frame is constructed of a certain number of consecutive symbols, -the symbols belonging to the sequence are transmitted (404,502,606) using at least two antennas and -the transmission of the sequence of symbols is characterized (401,601) with a certain transmission pattern, characterized in that -the transmission of the sequence of symbols is started (402) from a predefined antenna and -the transmission pattern is started (403,405) from the beginning in the beginning of each frame.

法院審理系爭專利有效性時,被告侵權人主張專利無效之理由係針對進步性議題,包括用於3G通訊中的UMTS標準公佈時間比系爭專利優先權日更早,並結合差不多時間的其他文件,如此,令法院認為熟習該項技術人員可以透過結合這些先前文獻而提出如系爭專利解決通訊問題的技術手段,法院認為系爭專利不具進步性


  
Vringo抗辯其系爭專利解決了本質上的技術問題,不過因為缺乏有力的說法,甚至有證據揭露了曾有專家間的電子郵件已經在討論系爭專利欲解決的技術問題,法院認為因為相關問題早已經存在,因此使得解決相關問題的系爭專利技術顯得「顯而易見」,認為不具進步性。參考案例為T 971/92

法院最終判決:ZTE正確地主張先前技術中已經有兩個解決相關問題的選項,因為證據顯示解決相關問題的方式不多,並非系爭專利曾經面對的異議程序中TBA(技術訴願委員會)所提到的多種解決選項,使得解決相關問題的技術對熟習該項技術人員而言為顯而易知,也就是系爭專利前這類技術問題已經被討論,系爭專利被判不具進步性。

  
以上提到系爭專利曾經面對的阻礙可見於本判決文中,前後TBA態度差異是因為過去並未提出其他解決相關問題的先前技術,或是已知的解決方案;而ZTE在此案例中明確提到僅有兩種解決相關問題的選項,這樣使得系爭專利並未通過本次無效理由的考驗。

ZTE
所提出兩種解決問題的技術手段:


結論顯示,EP 1186119專利無效,且Vringo要繳付15萬歐元的訴訟費用等:

 


小結:

  對於侵權訴訟之被告或是主張專利無效的人來說,本次ZTE的策略與舉證方式可為參考,至少可以嘗試證明系爭專利為解決已知問題的有限選項之一而已。

對於專利申請人或專利權人而言
  
雖然這是歐洲案例,不過內容與結論都頗有參考價值,特別是針對「解決已知問題」的技術手段對於熟習該項技術領域人員而言是否是「顯而易知」?這也常常是答辯方式的議題之一,問題或許是已知,但是如果是長久以來已知的問題,卻沒有任何解決方案,而於某件專利已經提出解決方案,這點可證明為具有進步性的技術,甚至如果僅是簡單的技術手段,在Secondary Consideration中也可證明為解決長久以來存在之問題而具有進步性的技術。

   
但是,如果解決相關問題的手段為已知,同時解決問題之技術選項也不多,相關專利或發明則在熟習該項技術領域中為顯而易知;此時,發明人仍不須氣餒,只要提出明確而細節的技術方案(不能只有概念),在以上提到的歐洲訴願案的意見也有相關支持,相關實務上更是如此,這樣的專利仍具有取得專利權的可能。

海牙地方法院判決文:
http://www.eplawpatentblog.com/2015/November/ZTE%20v.%20Vringo%20%28EN%20%20translation%29.pdf

參考案例T 971/92
http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t920971eu1.html#q=
(案例備份:https://app.box.com/s/1bbusm18dtnatdgdlc9nftc4n0lcj1tz

資料參考:
http://www.eplawpatentblog.com/eplaw/2015/11/nl-zte-v-vringo.html

 

 

 

 
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