台灣智慧局研擬修訂之「新型更正形式審查基準(草案)」修正重點簡要報導 , 申請專利.專利研討會.專利申請-聯誠國際專利商標聯合事務所
台灣智慧局研擬修訂之「新型更正形式審查基準(草案)」修正重點簡要報導

    台灣智慧局研擬修訂之「新型更正形式審查基準(草案)」業於201562日召開公聽會討論完畢,參照各界意見配合修正之新型更正形式審查基準草案並已登載智慧局網站請各界於2015624日前提供增修意見,茲摘錄各界關切之「明顯超出範圍的審查」相關重點報導如下:

4.明顯超出範圍的審查

明顯超出範圍的審查,僅就更正內容形式上進行比對,且比對之基礎僅限於公告時之申請專利範圍或圖式。

所謂「形式上進行比對」,係指判斷更正內容是否增加已公告之申請專利範圍或圖式所未揭露之事項,或刪除已公告之申請專利範圍或圖式之部分技術特徵。若更正內容「形式上」增加之事項未揭露於公告時之申請專利範圍或圖式,或「形式上」刪除申請專利範圍或圖式之部分技術特徵(結構、成分、步驟或其結合關係等),則應認定明顯超出範圍,而不審查更正內容是否「實質上」擴大或變更專利權範圍。

所謂「比對之基礎僅限於公告時之申請專利範圍或圖式」,係以公告時之申請專利範圍或圖式為準,不允許專利權人任意更動新型專利已公告之申請專利範圍或圖式。因此,明顯超出範圍之比對基礎限於「公告時」之申請專利範圍或圖式,而非「申請時」之申請專利範圍或圖式,且不包括說明書及外文本。

    更正申請專利範圍之審查,應以更正本之申請專利範圍比對公告本之申請專利範圍,不得以更正本之申請專利範圍比對公告本之圖式或說明書,並應就申請專利範圍中明確記載之文字予以比對。此外,由於更正申請專利範圍,不得變更其他請求項之項號,更正申請專利範圍之審查尚應就對應之請求項分項比對,例如:以更正本之請求項1比對公告本之請求項1,以更正本之請求項2比對公告本之請求項2,逐項審查,但必須全部更正內容均符合更正要件,始准予更正。若更正本之申請專利範圍中所更動之文字已明確記載於公告本之申請專利範圍,得認定未「明顯超出範圍」;惟若未明確記載於公告本之申請專利範圍,即使已明確記載於說明書或圖式,仍應認定「明顯超出範圍」。

    至於更正說明書之審查,應以更正本之說明書比對公告本之申請專利範圍或圖式,並應就公告本之申請專利範圍中明確記載之文字或公告本之圖式的文字或形式予以比對,不得比對公告本之說明書。若更正本之說明書中所更動之文字已明確揭露於公告本之申請專利範圍或圖式,得認定未「明顯超出範圍」;惟若未明確揭露於公告本之申請專利範圍或圖式,仍應認定「明顯超出範圍」。例如,更正說明書所增加之文字,未揭露於公告本之申請專利範圍或圖式中所記載之文字,即使專利權人主張已揭露於圖式之圖形,因圖形並非文字,文字與圖形之形式不同而無從比對,應認定「明顯超出範圍」。

是否明顯超出範圍之判斷,係以所屬技術領域中具有通常知識者依據申請時的通常知識為之,若更正前、後,不致於產生不同之技術內容,得認定更正內容未「明顯超出範圍」。例如:公告本之申請專利範圍及說明書均記載「激光」一詞,專利權人申請更正,將「激光」更正為「雷射」,所屬技術領域中具有通常知識者依據申請時的通常知識,認定「激光」與「雷射」為同義詞,不致於產生不同之技術內容,得認定更正內容未「明顯超出範圍」。

4.1是否「明顯超出範圍」的態樣

更正內容未「明顯超出範圍」,通常包括下列情形:

(1) 刪除請求項。

(2) 刪除獨立項並將附屬項改寫為獨立項。

(3) 開放式連接詞改寫為封閉式連接詞。

(4) 刪除以擇一形式記載之請求項中所列之選項。

(5) 將二段式撰寫形式之請求項改寫為不分段,或將不分段撰寫形式之請求項改寫為二段式,或將二段式撰寫形式請求項之前言部分之部分技術特徵改載入特徵部分,或將特徵部分之部分技術特徵改載入前言部分。

(6) 將說明書中所載之用語更正為請求項中已明確記載之用語。

 

更正內容「明顯超出範圍」,通常包括下列情形:

(1) 請求項變更、增加申請標的或範疇。

(2) 封閉式連接詞改寫為開放式連接詞。

(3) 請求項增加新的技術特徵或其他項次之技術特徵。

(4) 變更附屬項的依附關係或變更引用記載形式之請求項的引用關係。

(5) 刪除請求項之部分技術特徵,例如元件、結構、成分、步驟、操作條件、反應條件等。

(6) 請求項之下位概念技術特徵更正為上位概念技術特徵,或將上位概念技術特徵更正為請求項未明確記載之下位概念技術特徵。

(7) 增加新的請求項。

(8) 變更請求項所記載之數值或數值範圍。

(9) 對於以擇一形式記載之請求項,將說明書中記載之選項增加至請求項。

(10)將申請專利範圍之結構、材料或動作等技術特徵更正為以手段功能用語或步驟功能用語表示之功能,或將申請專利範圍中以手段功能用語或步驟功能用語表示之功能更正為說明書中所載對應於該功能之結構、材料或動作。

(11)增加請求項之總項數。惟屬多項引用之獨立項或多項依附之附屬項,若刪減所引用或依附之部分請求項,並分項敘述其餘之請求項者,例外允許增加請求項之總項數。

(12)增列圖式數目。

(13)將說明書中所載之技術特徵加入圖式。

    由於新型專利更正之形式審查與實體審查的判斷方式、比對基礎並不相同,因此,針對同一更正內容,二種審查方式的結果可能不同。例如,將請求項之上位概念技術特徵更正為說明書有記載但請求項未記載之下位概念技術特徵,形式審查結果為不准更正,然而,若其符合實體要件,實體審查結果得為准更正。

    更正之形式審查,僅就更正內容是否「明顯超出範圍」進行審查。對於形式審查不准更正之結果,專利權人認為更正之實體審查結果可能不同者,仍得於舉發程序再次提起相同內容的更正申請,專利專責機關應合併審查舉發案與更正案,進行實體要件的審查。

 

 

 
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