美國專利商標局公布一造訴願修正程序與資訊揭露聲明之專利權期限調整規定 - 2011/12/20 , 申請專利.專利研討會.專利申請-聯誠國際專利商標聯合事務所
美國專利商標局公布一造訴願修正程序與資訊揭露聲明之專利權期限調整規定 - 2011/12/20


一.一造訴願程序(Ex Parte Appeals)之修正
美國專利商標局於2011年11月12日公布請求一造訴願程序之修正內容,簡述如下:
(一)除訴願人提出刪除請求項之修正或修訂的情形外,專利訴願暨衝突委員會(Board of Patent Appeals and Interference, BPAI)將直接認定訴願人係針對所有被核駁之請求項提出訴願。
(二)於提出訴願理由書之答辯後或答辯期限屆滿時(以較早發生日為準),該訴願之管轄權即轉入BPAI。
(三)無需再檢附訴願理由書時,訴願人須提供之請求項狀態、修訂狀態、核駁理由、請求項附件、證據附件及訴願程序相關附件等要求之修正。
(四)若訴願理由書未檢附利害關係人之聲明或相關參考案件時,BPAI將直接認為發明人為利害關係人。
(五)當美國專利商標局審查官回覆答辯書時係依新證據而另外提出核駁理由,則應指明其係新的核駁理由且須經美國專利商標局局長之許可。
(六)訴願人如認為審查官之回覆係根據新證據所提出之新核駁理由,但未指明該證據係為新證據時,訴願人可向美國專利商標局局長提出請願,要求檢視審查官所犯之前述錯誤,並且供訴願人於答辯時提出對應之證據或修正本。
(七)審查官無須再回覆上訴理由書。
上述程序之修正將於2012年1月23日起生效,適用於前述日期以後所提出之訴願。

二.資訊揭露聲明(Information Disclosure Statements, IDS)之專利權期限調整(Patent Term Extension and Adjustment, PTA)之修正
(一)依1999年美國專利法之規定,如美國專利商標局未能於其所設定之期限內完成審查程序或發證程序作業、或美國專利商標局未能於申請日起3年內核准公告專利、或因衝突、保密令(Secretary Order)或訴願程序等因素造成延遲,致專利申請案延遲核准公告時,得延長該專利之專利權期間。惟該情形如係申請人未盡合理之努力協助完成專利申請案之審查時,上述專利權期間之調整將遭到縮減。
(二)美國專利商標局於2011年12月1日公布修正關於提交IDS是否導致專利權期間調整之縮減的相關法令。先前規定申請人延誤提交關於其他國家專利商標局所核發資訊之IDS,將導致專利權期間調整之縮減;現在美國專利商標局修正前述規定,排除延誤提交IDS而導致專利權期間調整之縮減的規定,藉以鼓勵申請人提交IDS而避免認真配合之申請人因勤於提交IDS卻導致專利權期間調整之縮減的不利後果。
(三)此次修正規定,如有下列情形者,並不會縮減專利權期間之調整:
 1.於美國專利商標局寄發核准通知後,申請人始檢附IDS,且該IDS中之前案已為審查人員於另一專利申請案中引用;或
 2.於美國專利商標局寄發核准通知後,申請人始檢附美國專利商標局針對另一專利申請案或外國專利商標局對應本申請案所發出之官方通知。
以上修正於2011年12月1日起生效。

以上為本次美國專利商標局公布之相關修正概述與說明,請各界先進不吝指教!

 
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