專題研討:大陸專利法有關保密審查之規定及其對台商之影響 - 2011/12/05 , 申請專利.專利研討會.專利申請-聯誠國際專利商標聯合事務所
專題研討:大陸專利法有關保密審查之規定及其對台商之影響 - 2011/12/05


  台商在大陸完成之技術研發,必須先向大陸提出專利申請,如須向外國申請,依大陸專利法第20條及細則第8條規定,必須先向大陸提出保密審查申請,無保密必要之技術方案,方得向外國申請專利,否則其在大陸之發明申請案,將不准專利。

  提出保密審查之申請,應向大陸國家知識產權局(以下簡稱知識產權局)提出保密審查請求書及技術方案之說明,該項技術方案之說明內容不需要與說明書之內容完全相同,僅須提出該項技術內容之相關說明即可,且得於申請專利前即提出保密審查之申請,或先提出PCT申請案,以該說明書內容同時提出保密審查申請。專利審查員對於技術方案明顯不需要保密者,將及時發出保密審查決定通知書,通知申請人可以就該項技術方案向外國申請專利。至於大家最關心的保密審查之審理期間需時多久,依據之前向知識產權局相關人士詢問,該項作業之審查速度很快,90%的案件於受理之同時或不久(約在兩周內,最長不超過1個月)即可收到保密審查決定通知書。極少數特殊案件須會同專家進行審查。

  提出保密審查申請後,知識產權局如認為該發明可能涉及國家安全或重大利益,將發出保密審查通知;但申請人如自申請後4個月未收到前述保密審查通知者,即可向外國申請專利。惟申請人如收到知識產權局發給之保密審查通知後,自最早提出保密審查申請起6個月,如果未收到進一步需保密之決定者,即可向外國申請專利。

  由於向知識產權局提出保密審查申請,必須獲准不需保密或未收到任何需保密之決定後,方得向其他國家提出專利申請,以往於兩岸尚未相互承認優先權時,前述保密審查期間確實出現技術保護之空窗期,對在大陸完成技術研發之台商有相當程度之影響。例如台商在大陸研發之技術於2010/2/1向知識產權局提出專利申請,並同時申請保密審查,嗣經知識產權局通知無保密必要後,於2010/6/1在台灣提出專利申請案,惟於2010/5/1已有其他廠商以相同技術先在台灣提出申請,倘前述在大陸研發之申請案無法在台灣主張優先權,基於先申請原則,智慧局必須核准5/1在台灣先申請之專利案,前述台商在大陸研發之台灣申請案將不准專利。但自2010/11/22起已得以大陸申請案在台灣主張優先權,且無任何限制條件,僅須符合台灣專利法第27條及第28條規定即可,目前該項保密審查之空窗期已減少影響程度。

  所以,前述保密審審查所影響者,為在大陸設研發中心之台商,對台商而言,基於市場經濟之考量,勢必仍需在大陸申請專利保護。因此,兩岸相互承認優先權,對大陸台商而言,其研發成果能得到兩岸之專利保護,將更為周全。經統計,2010年11月22日起,台灣和大陸開始互相受理優先權主張。2011年前三季,大陸和台灣地區相互受理專利優先權請求已分別達到2939件和2113件。

  目前在大陸知識產權局縮短其保密審查之期間,且兩岸相互承認優先權後,已減緩此項規定對台商之衝擊,惟於現實狀況下,有越來越多台商將工廠移往大陸,此時必須特別注意台商在大陸完成之技術研發,必須先向大陸提出專利申請,如須向外國或回台申請,必須先向大陸提出保密審查申請,無保密必要之技術方案,方得向外國或回台申請專利,否則其在大陸之發明申請案,將不准專利。

  台灣專利法修正案已於2011年11月29日經立法院三讀通過,預定於2012年底施行,下期開始之專題報導,將就專利法修正案中審查實務部分之各項重要修正議題進行逐項解說,敬請期待。

 
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