專題研討:在台灣如何正確主張美國專利申請案之優先權 -2011/11/03 , 申請專利.專利研討會.專利申請-聯誠國際專利商標聯合事務所
專題研討:在台灣如何正確主張美國專利申請案之優先權 -2011/11/03

壹、前言
  隨著知識經濟崛起,智慧財產權尤其是專利權,已取代傳統資產,成為企業管理及提升競爭力之重要資源,產業界無不以研發創新取得專利權,作為產業競爭之重要利器。且企業為確保其在國際間之競爭優勢,基於全球布局之考量,就同一件發明,常跨國申請專利,倘各國對專利之申請手續能便捷化,審查均能調和化,並善用各國審查或檢索結果,將可達到國際調和化及加速案件審結之效果,而為專利申請人所稱許。



貳、優先權基礎案應具備之資格
  得作為主張優先權之基礎案者,必須為在外國第一次依法申請專利。所謂在外國第一次依法申請專利,係指據以主張優先權之基礎案(以下稱為先申請案),業經申請人在國際上第一次依其所屬國之規定,提出形式上具備法定申請要件之申請案,並經該外國政府受理且能確定取得申請日者而言。惟取得申請日後縱該先申請案在外國有撤回、放棄或不受理等情事,並不影響得作為主張優先權基礎案之資格。倘據以主張優先權之若干發明項目已揭示於全部之申請文件中,則不得以其未列於先申請案之申請專利範圍為由,否准優先權主張。

在我國得作為優先權基礎案者,應為在WTO會員或互惠國領域內提出之專利申請案;此外,WTO會員之國民依國際條約(如專利合作條約PCT)或地區性條約(如歐洲專利公約EPC)提出之申請案,若具有各會員之國內合法申請案的效力時,亦得據以主張優先權(參照巴黎公約第四條第A項第(2)款)。

參、美國案得作為主張優先權基礎案之各項態樣
  由於在美國研發之技術,依美國專利法之規定,必須先向美國專利商標局(以下稱USPTO)提出申請,且該技術欲向其他國家申請專利前,必須取得許可方得為之,否則該專利於 USPTO 將獲致專利無效之結果。因此,倘申請人之第一次申請係先向 USPTO 提出,再於許可後向PCT之美國受理局提出申請,得作為向我國申請專利主張優先權之基礎案,係指該先向 USPTO 提出之申請案;如以其PCT申請案向我國申請專利主張優先權者,雖於程序審查時,只要符合專利法第28條規定之形式要件,即可受理該優先權主張,惟於實體審查時,將不被認可其優先權,而以向我國提出專利申請之申請日,作為審查基準日。倘於 USPTO 提出申請後至向我國申請專利前,有任何公開之情事,在我國之申請案將因喪失新穎性遭核駁審定,此等事項必須謹慎為之,且明確告知國外申請人或代理人。

  另在審查實務上,美國專利法尚有全部連續申請案(Continuation Application, CA)、部分連續申請案(Continuation-in-part, CIP),以及臨時申請案(Provisional Application)等申請案之態樣,向我國申請專利時,何者可認定為「第一次申請」,作為主張優先權之基礎案,進一步說明如後:

1.全部連續申請案(Continuation Application, CA)
  由於後申請之全部連續申請案,係援用其申請在先之母案的相同說明書之內容,並未新增其他發明。因此,母案方為「第一次申請」,其後申請之全部連續申請案並非「第一次申請」。向我國申請專利主張優先權時,必須以該母案作為優先權基礎案。

2.部分連續申請案(Continuation-in-part, CIP)
  不同於全部連續申請案,後申請之部分連續申請案,除了援用已揭露於申請在先之母案的內容外,尚會有新增事項。因此,針對已揭露於母案之發明而言,母案為「第一次申請」;至於母案未揭露,而於後申請之部分連續申請案所揭露之新增部分,該部分連續申請案則為「第一次申請」。因此,倘以與部分連續申請案完全相同之內容至我國申請專利,其應同時主張母案及該部分連續申請案作為優先權基礎案方屬周全。
倘僅以該部分連續申請案主張優先權,則僅有部分連續申請案所揭露之新增部分得以優先權日作為審查基準日,其揭露於母案之發明內容則係以我國申請案之申請日作為審查基準日。因此對於此種申請態樣必須特別注意主張優先權期間之掌控,避免延誤申請專利及主張優先權之時限。

3.臨時申請案(Provisional Application)
  臨時申請案為美國及澳洲特別之申請態樣,係申請人為搶先取得申請日而得先提出之申請案,申請時僅須將研發完成之技術載明於說明書即得提出專利申請,未必需具備申請專利範圍,但嗣後必須於臨時申請案之申請日起12個月之特定期間內,再據以提出載有申請專利範圍之正式申請案,或將該臨時申請案轉換為正式申請案,否則該臨時申請案將視為放棄。再者,前述正式申請案得增加發明新事項。因此,針對已揭露於臨時申請案之發明內容,該臨時申請案為「第一次申請」,至於在正式申請案方才加入之新事項,該正式申請案為「第一次申請」。

  同樣地,若以與正式申請案完全相同之內容至我國申請專利,且正式申請案含有未揭露於臨時申請案之內容,則應同時主張臨時申請案及正式申請案作為優先權基礎案方屬周全。但因申請人提出正式申請案時,常已將屆臨時申請案申請日起12個月,其嗣後再來我國申請專利時,多已逾臨時申請案申請日起12個月,因此實務上常有僅以該正式申請案主張優先權之情形,此時僅有正式申請案所揭露之新增部分得以優先權日作為審查基準日,其揭露於臨時申請案之發明內容則係以我國申請案之申請日作為審查基準日。因此對於此種申請態樣必須特別注意主張優先權期間之掌控,避免延誤申請專利及主張優先權之時限。且以此種申請案態樣在我國主張優先權之件數比部分連續申請案更多,應特別注意。

肆、結語
  國際優先權制度,目的在使專利申請案可在國際間取得新穎性與進步性審查先機,尤其是能消弭向外國提出申請專利以後,新穎性與進步性可能喪失之障礙,故能獲得較優惠之申請專利保護。為幫助申請人取得周延之權利保障,必須特別注意前述美國案不同之申請態樣,以避免喪失主張優先權之先機。

 
106台北市大安區敦化南路二段69號9樓 TEL:886-2-2703-6633 FAX:886-2-2784-9922
P.O. BOX : 26-757 Taipei 106Taiwan R.O.C. 106台北郵政信箱 26-757信箱
E-mail : lc@li-cai.com.tw WWW:http://www.li-cai.com.tw
©2008 Li & Cai Intellectual Property Office (LCIP) All Rights Reserved