專題研討:如何快速取得發明專利權 - 2011/10/03 , 申請專利.專利研討會.專利申請-聯誠國際專利商標聯合事務所
專題研討:如何快速取得發明專利權 - 2011/10/03
壹、前言
  隨著知識經濟崛起,智慧財產權尤其是專利權,已取代傳統資產,成為企業管理及提升競爭力之重要資源,產業界無不以研發創新取得專利權,作為產業競爭之重要利器。且企業為確保其在國際間之競爭優勢,基於全球布局之考量,就同一件發明,常跨國申請專利,倘各國對專利之申請手續能便捷化,審查均能調和化,並善用各國審查或檢索結果,將可達到國際調和化及加速案件審結之效果,而為專利申請人所稱許。

貳、PPH方案
  目前各國就採認彼此間之檢索及審查結果,係採兩國簽訂雙邊專利審查高速公路計畫(Patent Prosecution Highway,簡稱 PPH )方式執行,藉由互相參考已被其中一國核准專利案件之相關資料,進而縮短審查時間。
  台美專利審查高速公路(PPH)試行計畫自今年9月1日起施行,專利申請人可透過台美兩國專利主管機關提出加速審查之申請。若其中至少有一個請求項經由第一申請局認定具有可專利性,申請人得向第二申請局請求加速審查。台灣智慧財產局(TIPO)及美國專利商標局(USPTO)將交換並相互利用審查結果及檢索資料,以加速審查程序。惟雙方對申請案之審查結果不受另一方之拘束。

一、申請要件

在TIPO提出PPH加速審查須具備以下要件:
(一) 適格TW申請案:
1.一專利申請案已依我國專利法第27條有效主張美國申請案為優先權基礎案,或
2.一專利申請案已依我國專利法第27條有效主張PCT申請案為優先權基礎案,並指定美國為受保 護國,且該PCT申請案未曾主張優先權。
另當TW申請案其有效主張數個US 或是PCT 的申請案為複數優先權基礎案,或是TW申請案為符合上述要件1.或2.之申請案的分割案,均屬適格之TW申請案。

(二)美國對應申請案,至少應有一個或多個請求項,業由 USPTO 審查達到可核准之情形,所謂 達到可核准之態樣,包括:
1.“Notice of Allowability”中指出“The allowed claim(s) is/are___”,即“核准項為___”。
2.“Non-Final Rejection”或“Final Rejection”之“Office Action Summary”中指出 “The allowed claim(s) is/are___”,即“核准項為___”。
3.“Non-Final Rejection”或“Final Rejection”中的“Office Action Summary”中審查人員指出“are objected to as being dependent upon a rejected base claim, but would be allowable if rewritten in independent form including all of the limitations of the base claim and any intervening claims”,即“該請求項被核駁,其理由係因所依附之獨立項被核駁。申請人如將該項改為獨立項,且包括其所依附之獨立項及相關請求項之所有限定條件,則可核准該請求項”。另外應注意的是,當一請求項被核駁,雖USPTO審查人員於審查意見書(簡稱OA)中指出,某一可核准之特定特徵,因未被請求,如果該特定特徵有被寫入請求項,則該請求項可做較有利之考量,以上這種文字係建議或是假設式說明,並非本計畫所謂達到可核准之態樣。
4.“Ex parte Quayle Office Action”之“Office Action Summary”中指出“Claim(s) ___ is/are objected to”,即“核駁項為___”,同時USPTO審查人員指出該請求項為“would be allowable if rewritten or amended to overcome the objection set forth in this office action”,即“若改寫或修正請求項進而克服前開OA之核駁事由則可核准”。

(三) TW申請案於提出PPH申請時及後續修正,其所有請求項均必須充分對應到經USPTO審查達到可核准的一項或多項請求項。
亦即所有請求項必須與美國申請案範圍相同;或所申請之請求項範圍較美國申請案之請求項更為限縮。

(四) TW申請案已經通知即將進行實體審查,且該案尚未發出首次審查意見通知函。

二、應備文件

發明專利PPH申請書1份及下列文件:
(一) USPTO所核發美國對應申請案之所有OA影本
上述OA無需檢送中譯本。另應注意,進入PPH程序後,在TIPO尚未審定前,任何後續有關專利性的OA,尤其是USPTO事後認為具有不准之情況皆必須檢送。

(二) 經USPTO審查達到可核准之申請專利範圍影本
申請人應於提出PPH申請時,檢附經USPTO審查達到可核准之申請專利範圍影本,或勾選請TIPO經由USPTO Public PAIR系統取得申請專利範圍。無需檢送中譯本。惟申請人亦得自行檢送,以作為審查參考。

(三) USPTO審查人員曾引用作為專利准、駁判斷依據之所有引證文獻
原則上,TIPO可自行取得該專利文獻,申請人無須檢送,惟經TIPO通知無法取得時,申請人必須檢送。另外,若引證文獻屬非專利文獻時,申請人必須檢送。以上引證文獻無需檢送中譯本。但TIPO認為必要時,得通知申請人檢送。

(四) 申請專利範圍對應表
當申請專利範圍間是完全相同或僅有翻譯文字差異,申請人可於說明欄填“兩者內容相同”。當申請專利範圍間不僅是翻譯文字差異,申請人則必須於說明欄解釋各請求項的充分對應關係。
TIPO 審查後認為該案係不符PPH 申請要件或文件不齊備,會通知申請人補正。倘申請案未符合PPH要求時,該申請案會以正常程序進行審查。另外應注意,我國申請案在提出PPH加速審查時,申請案必須已公開,否則須申請提早公開。

三、重要建議事項

  台美PPH實施後,可為專利申請人增加加速審查選擇性,惟台灣專利局待辦案件日益增加,待審期間較美國長,如以TIPO作為第一申請局,對台灣申請案未必有利,除非TIPO提出作為第一申請局之加速審查方案,否則對於重要研發技術,有取得專利之急迫性者,如想適用此方案,快速取得專利權,建議以USPTO作為第一申請局對申請人較為有利。

参、AEP方案
  台灣智慧財產局為加速審理目前日益增加之發明專利申請案,前於98年1月1日即參考國外PPH制度之精神,推動「發明專利案加速審查作業方案」(以下簡稱AEP方案),續於99年擴大適用範圍,包含下列三種事由:
(1)外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准。
(2)外國對應申請案經美日歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告,但尚未審定。
(3)為商業上之實施所必要。

  經加速審查之申請案,其首次回覆(包含審查意見或審定書)之平均時間如下表1


註: 事由1係自98年1月至100年6月底,事由2、3係自99年1月至100年6月底。
 

  前述 AEP方案,自 2011 年7月1日起增訂申請案必須已公開之要件,且如申請人係以事由三(商業實施)為由,提出加速審查之申請,因TIPO認為依該事由毋庸附具外國審定或檢索結果,就審查程序而言,無法如事由一及事由二可達到簡化專利案件檢索及審查程序之效果,自 2011 年7月1日起,以事由三(商業實施)為由提出加速審查申請者,增訂收取申請費新臺幣4000元之規定。

一、與PPH之比較

  對申請人而言,AEP方案與前述PPH均屬加速審查措施,究竟何者對申請人更為有利或更為便利,先比較二項措施之相關事項如下表2

 
二、重要建議事項
  經由前述比較表可知,AEP方案對申請人而言,申請條件較寬鬆,且適用範圍擴及初審案收到OA後及再審查案,其首次平均回覆時間在 1.5個月至 3個月內,實屬又便利又快速之審查措施。
 
肆、優先審查
  除前述二項加速審查措施外,申請人多半不會注意,專利法於第 39 條明文規定,已公開之發明申請案如有第三人為商業上實施時,可向 TIPO 申請優先審查。此外,尚有涉有侵權訴訟之舉發案,亦得依專利法第 90 條規定申請優先審查,使舉發案早日審查確定。另申請新型專利技術報告,依專利法第103條規定,如敘明有第三人為商業上之實施時,TIPO應於6個月內完成。
與AEP之比較
  已公開之發明申請案,於適用上,專利法明定之優先審查規定與前述AEP方案之差別比較如下表3

 
  因此,如有第三人為商業上實施時,僅得申請優先審查,惟可加快多久並不一定;至於申請人只要自己為商業上實施,即得申請AEP加速審查措施,3個月內即可收到 TIPO首次審查意見通知。
 
伍、結語
  在目前 TIPO 審查發明專利申請案之待審期間,無法符合申請人快速取得專利權之期待下,經前述比較各項加速審查措施及專利法相關規定後,建議申請人以提出AEP方案之加速審查申請,方為快速取得專利權之便利措施。
 
 
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