美國專利改革法案(Leahy-Smith America Invents Act)重點說明 - 2011/09/22 , 申請專利.專利研討會.專利申請-聯誠國際專利商標聯合事務所
美國專利改革法案(Leahy-Smith America Invents Act)重點說明 - 2011/09/22


(圖片來源:www.uspto.gov)

 

前言:

2011 年 9 月 8 日美國參議院通過專利改革法案,參議院投票以 89票贊成、9 票反對、2票棄權之投票結果,決議通過眾議院版本之專利改革法案 (Leahy-Smith America Invents Act,編號 H.R.1249,簡稱AIA);嗣後美國總統Obama於2011年9月16日簽署通過此次美國專利法改革法案。美國專利法向來定期會有變動,本次的變動頗大,甚至更動專利申請之根本精神,成為First-to-File(先申請制)系統,號稱是美國專利系統自1836年以來最大變革!
本專利改革法案,係由參議院司法委員會主席 Patrick Leahy 及眾議院司法委員會主席 Lamar Smith兩位議員,也是這項法案在參、眾兩院的主要推手,自2005 年以來持續推動之美國專利制度改革。經過 6年長時間的協議磋商,歷經各方提案討論後,終於完成立法。眾議院先前通過的版本,稱為《美國發明法案》(America Invents Act,編號S.23)。

修法重點:
本專利改革法案涵蓋程序與實體之變革,其中各項條文實際生效日期、適用項目及範圍各有差異,主要分三階段實施:

第一階段:法案簽署頒布之日起生效
1.USPTO 得自訂規費權限、微實體(micro-entity)之定義等項目;微實體基礎定義與優惠如下所述:
(1) 同一發明人(獨立發明人、學校組織,或是非常小的公司)在美國專利申請案在4件以內,亦即同一發明人4件以內的美國申請案都算是微實體,但其國外申請與臨時申請案都不計算;
(2)此發明人不得為「富人」,亦即其前一年之總收入(gross income)不能超過美國家庭平均收入之3倍
(3)微實體之專利申請案不得授權或是有限度或有責任地授權給任何非微實體之對象;
(4)加速審查費用之增加幅度將比「大實體」之增加幅度還小;
(5)微實體之主要申請費用將比「小實體」享有50%之減免更為優惠。

2.自法案頒布之日起 10 天,優先審查(priority examination)費相關規定將開始生效, USPTO 亦可暫時對部分或全部之專利規費調高 15% 的收費,而針對一般費用(General fees)、專利維持費(Maintenance Fees)、專利檢索費(Patent Search fees)與小實體規費,將減半收費。

3. 缺乏揭露BEST MODE(最佳實施狀態)不再屬於使專利無效、撤銷或不能執行(unenforceable)之理由,但仍可能為專利審查中的考慮之一。

4. 修改專利標示錯誤 (patent false-marking) 條文規定,從任何人修改為造成競爭傷害者,才可以提出 patent false-marking 的法律訴訟。

5. 增加案件合併審理 (joinder) 限制,例如提交訴訟時,原告經常將提供、製造、使用及銷售不相關產品之廠商一併提告,修法後僅只可對提供、製造、使用及銷售相同產品之廠商進行提告。

6. 推行優先審查(prioritized examination)制度。依據請求與費用,每年10,000件可申請優先審查,適用於發明案與植物發明。

第二階段:法案簽署頒布日起 12 個月後生效
1. 發明人宣誓書、領證後複審(post-grant review,先前或稱領證後異議)、多方複審(inter partes review)、補充審查(supplemental examination)、 過渡授權後的審查程序 (transitional post-grant) 等程序變革將在此時生效。

2.本階段變革概述如下:
(1) 原Inter Partes reexamination將被Inter Parties Reviewing Proceeding所取代而被廢止。Ex Parte reexamination(單方面再審,由審查官自行決定,無須詢問他人意見)仍保留。
(2) 提起Inter Partes review之申請人(非專利權人)僅能根據102、 103等規定提出專利無效(依專利申請日而定),同時Inter Partes Review Proceeding必須在專利核准或是再領證後9個月以後始能提出。Inter Partes review得由審查官於審查時判斷是否啓動。
(3) 在上述Inter Partes Review中,審查官有權提出各方聽審(oral hearing)、最終決定應在提出Inter Partes Review後一年內做出,但審查官可依需要提出延長,但該延長不得超過6個月。此外,Inter Partes Review中不得擴張權利範圍。
(4) POST-GRANT Review:非專利權人得於專利核准後9個月內提出Post-Grant review(領證後複審),得提出任何可使該專利被撤銷的理由,主張一個或多個權利範圍不具備專利性,同樣可要求聽審。凡是新法生效日之後申請的專利才適用 post-grant review program。
註:此制度類似歐盟專利法的異議程序(opposition procedure),於專利核准後一定期間內,公眾得對該專利提出異議,使 EPO 重新審查該核准之歐盟專利的有效性。惟一旦專利異議期間屆滿,要撤掉該歐盟專利時,就得向歐盟各會員國之專利局去一一將各國專利逐一撤銷。)
(5) 專利權人自己可以提出補充審查(supplemental examination),請求再次考慮、校正相關發明的資訊(Ex parte係由第三方提出)。此方案可讓專利權人對專利有一定的確據,避免專利被惡意延宕以致於不能主張專利權。
(6) 經授權之受讓人可自行提出專利申請(舊法是以發明人為當然申請人,並附上宣誓書),亦即經授權受讓後,非發明人可以提出oath或declaration。
(7) 任何第三人得於專利審查中提出公告專利、公開申請案、印刷品等證據,並提出相關性陳述供審查委員參考(改革法案實施一年內施行),提出之時間點應於以下時間點以前:
a) 核准通知(notice of allowance)前;
b) 申請案在第一次官方公開(如18月早期公開)後6個月;
c) 接獲第一次Official Action後。
(8)採用過渡授權後之審查程序 (transitional post-grant review program) 有效性,包括商業方法專利。取消專利後審查之期限限制後,任何人得於任何時間,針對某個商業方法專利提出質疑。不管是何時申請之商業方法專利,新法生效日一年之內,USPTO需建立 transitional post-grant review 程序,於進行昂貴商業方法專利訴訟程序前,USPTO 得以行政裁量決定該商業方法專利是否有效。
(9)產品之相關專利的註明可標註於網站、產品上,而僅能有利益相關人(有侵權訴訟)才能對相關錯誤標示(false marking)提起訴訟,而過期專利的標記並不違法。

3.USPTO將建立3個以上衛星辦公室(satellite office)分擔專利相關業務。

第三階段:法案簽署頒布日起 18 個月後生效
1.改採先申請制(first -to-file)與其配套的申請人調查程序(derivation proceeding)程序。

2.本階段變革概述如下:
(1)在專利申請時,先申請者即被認定為發明人,申請人/專利權人可不提出早於現有技術之證明文件。
(2)新穎性判斷均以專利申請日為審查基準日,若申請日前有任何公開物、公開使用或販售、已被專利(issued patent)、提前公開等事件,皆喪失新穎性。
(3) 1年新穎性優惠期限(102(b))為專利申請日前1年內。美國專利法之獨特性有別於其他國家,給予一年寬限期(grace period),允許發明人在申請專利之前,擁有公開其發明(例如給潛在投資人),將有助於發明得以盡早公開。
(4)優先權日之主張係以前案申請日為準(provisional application因為無須提出claim,因此應會被修法或是廢除)。
(5)修改第102條 ( 35 U.S.C. § 102 ) 制約現有技術之銷售及公眾使用範圍,從美國境內擴及全世界地區。
(6)修改有效申請日(effective filing date)之定義,擴及優先權於美國以外的國家。
(7)擁有專利之權利人須於專利領證後1年內對另一擁有相同專利之權利人主張民事訴訟(以申請日早晚決定相同發明係由誰先申請)。
(8) 對於申請中之專利或專利相關民事訴訟(如關於授予專利),任何一方得質疑發明人之發明而提出審查要求。相同發明的申請人調查程序(derivation proceeding)進入訴願程序時,以先申請者為真正之發明人,此訴願僅能與第一案公開後1年內主張。


以上為本次美國專利改革法案之相關概述與說明,請各界先進不吝指教!

 
106台北市大安區敦化南路二段69號9樓 TEL:886-2-2703-6633 FAX:886-2-2784-9922
P.O. BOX : 26-757 Taipei 106Taiwan R.O.C. 106台北郵政信箱 26-757信箱
E-mail : lc@li-cai.com.tw WWW:http://www.li-cai.com.tw
©2008 Li & Cai Intellectual Property Office (LCIP) All Rights Reserved